Marque de commerce : qui devrait l’enregistrer?

Qu'est-ce qu'une marque de commerce, et avez-vous une marque que vous souhaitez enregistrer ?

En termes généraux, une marque est définie comme un ou plusieurs mots, dessins, formes, images, logos, marques, sons ou une combinaison de ces derniers, utilisés sur le marché pour distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'une organisation de ceux des autres.

Cependant, la question souvent posée est de savoir qui va l’enregistrer et qui sera propriétaire de la marque. En fait, il y a plus d'une possibilité. En règle générale, vous pouvez posséder une marque déposée personnellement - s'il y a plusieurs personnes, alors personnellement dans le cadre d'un accord de partenariat - ou vous pouvez la posséder sous diverses autres entités telles qu'une société.

Il n'y a pas une seule bonne réponse et, en tant que telle, la question doit être traitée cas par cas. Comme une marque est une propriété intellectuelle susceptible de générer une valeur monétaire considérable sur le marché au fil du temps, il est judicieux de répondre à la question relative à la propriété avant l’enregistrement. Ce faisant, il peut être utile de prendre en compte les éléments suivants :

Si vous êtes un « propriétaire unique » engagé dans vos activités commerciales et que vous avez établi l'utilisation d'une marque sous laquelle vous exercez vos activités, vous pouvez choisir d'enregistrer et de posséder personnellement votre marque de commerce.

D'autre part, si vous exploitez une entreprise qui a établi l'utilisation d'une marque par une société, la marque déposée peut alors être la propriété de cette société, communément appelée « société d'exploitation ».

Toutefois, une troisième entité peut détenir une marque, communément appelée « société de portefeuille », qui peut notamment établir son utilisation de la marque par le biais d’accords de licence conclus avec des tiers en échange de redevances.

Dans ce cas, votre entreprise et votre structure d'entreprise peuvent être constituées d'une société d'exploitation, qui exercera principalement les activités quotidiennes de l'entreprise, et une entité distincte, la société de portefeuille, sera propriétaire des marques. Les deux sociétés seront liées par un contrat de licence en vertu duquel la société de gestion autorise la société d'exploitation à utiliser la marque déposée. En outre, la société de portefeuille peut également détenir des actions de la société en exploitation, ainsi que le contrat de location dans lequel se déroulent les activités quotidiennes et de nombreux autres éléments incorporels.

En fait, la marque en elle-même est commercialisable, raison pour laquelle nous souhaitons généralement la protéger. Fondamentalement, c'est le concept de ne pas placer tous vos œufs dans le même panier. En supposant que la marque ait une valeur significative, le fait de la posséder sous une société de portefeuille la protégera des créanciers dans l'éventualité malheureuse que la société d’exploitation devienne insolvable ou en faillite; dans la plupart des cas, l'application de ce concept dissuade également les individus de posséder une marque personnellement.

La possession d'une marque de commerce sous une société de portefeuille peut s'avérer pratique et flexible dans de nombreuses autres circonstances. Par exemple, étant donné que la société de portefeuille est propriétaire de la marque, la société exploitante peut être vendue à un tiers sans nécessairement renoncer à la propriété de la marque.

Dans tous les cas, une marque bien établie peut être utilisée comme levier de négociation avec des tiers pour le financement. Ou, comme une marque peut générer des revenus, les conséquences financières et fiscales doivent être prises en compte. La question qui reste est la suivante : sous quel voile faut-il enregistrer la propriété d’une marque pour répondre au mieux à ses besoins?

Compte tenu du potentiel favorable d'une marque pour une entreprise, il est important de peser les pours et les contres avec l'aide d'un conseiller juridique, qui peut vous présenter des scénarios pertinents et vous expliquer les options qui conviennent le mieux à votre situation.

Emmanuel Kouzelis, avocat

Alepin Gauthier Avocats inc.

Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d'un avocat qui tiendra compte des particularités de votre situation.